雇员仿照雇主未公开使用设备完成的发明归雇主

  发布时间:2012-6-7 22:22:53 点击数:
导读:【案情回放】原告某公司研发出一套通过光合作用培养微藻的设备,安装在不对外开放的场所使用。被告潘某和骆某所学专业为生物科学,进入原告公司工作后,潘某负责设备维护工作,骆某负责产品生产和质量管理工作,两人都…

  

  【案情回放】

  原告某公司研发出一套通过光合作用培养微藻的设备,安装在不对外开放的场所使用。被告潘某和骆某所学专业为生物科学,进入原告公司工作后,潘某负责设备维护工作,骆某负责产品生产和质量管理工作,两人都能接触原告的微藻培养设备。被告徐某系原告的设备供应商,向某系潘某和骆某的同学,四人相熟。2009年4月13日,徐某申请了名称为“一种培养微藻的光生物反应器”的实用新型专利,2010年2月获得专利授权。该专利的权利人为徐某,发明人为徐某、潘某、骆某和向某。

  原告认为该专利是潘某和骆某仿照其微藻培养设备的技术特征完成的发明,属于职务发明,应归原告所有。四被告对原告的指控予以否认,认为该专利是被告自己研发的,并非职务发明。

  法院于2011年5月13日作出一审判决,认定:原告开发了一套培养微藻的设备,该设备的技术特征与诉争专利必要技术特征基本一致。虽然原告未能证明被告潘某和骆某经其指派参加了该设备的研发工作,但是可以证明两被告有机会接触该设备并且有能力知悉其技术特征,而被告徐某和向某不具备相关技术知识,不能证明对发明诉争专利提供过实质性贡献。因此,诉争专利系潘某与骆某利用原告公司未公开使用设备的技术发明完成的,属于职务发明,专利权应当归原告所有。判决后,被告不服上诉,云南省高级人民法院作出维持一审,驳回上诉的终审判决。

  【不同观点】

  评判职务发明一直是专利审判中的难点,虽然专利法对职务发明的法律特征作出了规定——执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造——但是由于涉及雇主和雇员之间重大利益的平衡问题,不同立场者对职务发明的构成要件、举证责任划分和证据效力评判诸多方面都存在争议。

  雇主:雇员完成的发明原则上应归雇主所有,因为雇员完成的发明通常与其工作职责有密切的关联,发明过程中不可避免地使用了雇主的物质和技术条件。更重要的是,如果没有雇主提供给雇员的工作机会和相关培训,雇员很难掌握完成发明所需的知识和信息。因此,雇主作出的贡献不能被磨灭,雇佣关系存在应当是构成职务发明的核心条件,其余诸如雇员所负的工作任务和雇主提供的物质技术条件等法律要件应当给予宽泛解释,以降低雇主的举证责任。

  雇员:发明创造是自然人投入智力劳动所形成的成果,在雇佣关系中,雇主往往是拟制人格主体,拟制人不具备进行智力活动的生物条件,不能完成发明创造。尽管雇主向雇员提供了工作和培训机会,为雇员完成发明提供了一定的物质和技术条件,但是真正付出创造性智力劳动的依然是雇员,而非雇主。因此,雇员发明原则上应归雇员所有,为了保障雇员的合法权益,应当严格控制职务发明的范围,严格把握其构成要件,提高雇主的举证责任。

  某律所律师:虽然对发明创造投入智力劳动的是作为自然人的雇员,但在现代工业生产中,科技成果的研发往往是由社会化的分工合作完成的,作为拟制人的雇主成为组织研发的主体,起到了更加重要的作用,所以不能断然排斥雇主对发明权属的诉求。法律应当权衡雇佣双方的利益,恰当分配雇佣关系期间产生的发明创造的权利归属,推动科技创新和科技成果转化,惠及公共利益。

  【法官回应】

  雇佣关系下发明创造的产权归属于提供实质性贡献的一方

  1.职务发明的正当性基础及其分类

  雇佣关系下完成的发明创造的产权,是分配给雇员还是雇主牵涉到双方的重大利益。从取得私权的正当性看,对发明创造提供了实质性贡献的一方应当获得所有权。传统自然法观念认为,发明是纯粹人脑智力劳动的产物,产权只能给拥有大脑的自然人。随着工业文明的进展,拟制人格主体逐渐主导了工商业活动,需要分工合作和高昂的物质技术条件才能完成的发明创造,以自然人个体的能力难以完成。发明创造由处于雇主地位的拟制主体主导并组织完成越来越普遍,雇主提供的贡献更加重要,超越了自然人雇员。因此,法律对传统自然法观念作出调整和补充,在坚持以提供实质性贡献为基本确权标准的前提下,一方面将非智力贡献(物质贡献)囊括进来,另一方面确认非自然人也能提供智力贡献,为拟制主体获得发明创造的产权提供了法律依据。

  专利法第六条规定:执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。专利申请权属于该单位,申请被批准后,该单位为专利权人。专利法实施条例第十二条进一步规定,执行本单位的任务所完成的职务发明是指:在本职工作中作出的发明创造,或者履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造。而本单位的物质技术条件是指:本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。解读上述法律,首先,拟制人格的雇主(单位)可以是发明创造的完成人并获得产权;其次,雇主可以提供两种类型的实质性贡献:一类是智力贡献,包括雇员付出的智力劳动和雇主不对外公开的技术资料;另一类是物质贡献,仅指雇主的资金、设备、零部件和原材料等。在智力贡献范畴中,又可以区分出主观贡献与客观贡献,前者体现了雇主的意志,是雇主指派雇员进行智力劳动完成其设定的研发任务;后者则没有体现雇主意志,只是雇主客观上为雇员完成发明提供了所需的智力性条件(技术资料)。

  以发明创造是否体现雇主的意志为准,可将职务发明区分为直接职务发明和间接职务发明两大类。为实现诉讼目的,雇主可以展开阶梯式证明,即首先谋求证明构成直接职务发明,如果不能,则可以转而证明构成间接职务发明。

  2.直接职务发明的证明标准与举证责任

  直接职务发明是源于雇主的意志,雇主订立一项技术发明计划,调配物质和技术资源,组织雇员进行研发,验证、检测技术成果,安排工业化实施,从研发启动到结束的整个过程均依雇主的意志进行。雇员投入智力劳动是为了完成工作任务,受雇主的发明意志控制与指导。因此,在贡献关系评估中,雇主的意志显现出智力性与主动性,贯穿于发明的全过程,对发明的完成起到了主要的作用,超过个别雇员在某一环节付出的智力劳动贡献,获得产权具备正当性。而且,这种情况下,法律没有规定雇员可与雇主就发明原始产权的分配进行约定,可见直接职务发明在贡献评估结果上完全倾向雇主,构成一种强势的权属分配态势。然而,过分强势必定会对雇主和雇员之间利益平衡产生威胁,因此,适用法律时法官应有严格控制直接职务发明边界的意识,提高证明标准。雇主须证明其意志贯穿于诉争发明的整个研发过程,具体举证责任为:证明其分配给完成发明的雇员的本职工作就是负责某类技术研发,且与诉争发明属同一技术类型;或者其指派本来没有技术研发职责的雇员参与某项技术研发,且研发目标与技术内容与诉争发明基本一致。否则,诉争发明是否基于并按照雇主意志研发完成存在很大变数,难以达到证明标准。

  本案中,被告潘某和骆某的本职工作并非技术研发,而原告证明两被告参加了微藻培养设备的研发任务的证据系单方形成的,没有得到采信,故原告未能证明诉争专利属于直接职务发明。

  3.间接职务发明的评判标准与举证责任

  间接职务发明并非源于雇主的意志,雇主的贡献是被动的。由于脱离了意志这种较纯粹的智力贡献依据,间接职务发明对发明意志者(雇员)的产权诉求产生更大的侵蚀作用,所以更加考验法官适用法律时的利益平衡思维。

  评判间接职务发明的标准为:雇主拥有的物质技术条件对雇员完成发明产生了实质性贡献,而且客观上具有不可替代性,其贡献力远大于雇员付出的劳动。具体到雇主的技术条件,法律特别规定应当是“未公开的技术”,对该术语法律含义的合理解读是法官准确适用法律的关键。对未公开技术可以有两种理解:一、雇主自己没有公诸于众的技术;二、客观上没有公诸于众的技术。第一种理解不妥,雇主自己没有公开不代表该技术不可能被其他人公开,如果雇主还在保密但是他人公开了该技术,则雇员可以从公共渠道获得该技术来替代雇主持有的技术。另外,如果雇主自己未公开的技术是诉争发明的核心技术特征,而该技术要获得产权(专利权)必须具备新颖性和创造性,一旦被他人公开就丧失了新颖性,那么对诉争发明的产权性争议本身就缺乏法律基础。因此,应采纳第二种理解作为证明标准,雇主须举证证明:一、其掌握有一套没有公诸于众的技术;二、被诉雇员有机会接触并掌握该技术;三、该技术客观上对于发明的完成起到不可替代的作用。雇员则能以雇主技术已经公诸于众作为抗辩,即使发明时此技术确实是从雇主处获得,但只要嗣后证明当时该技术已被公开仍然可以抵消雇主的主张。

  本案中,原告证明自己研发过一套微藻培养设备,被告潘某和骆某系其雇员,在工作中可以接触该设备,而两被告的学历和工作经验足以掌握该设备的技术特征;该设备未在公开场所使用,通常情况下外部人员无从接触也不可能泄露其技术特征;比对后证实该技术与诉争专利的必要技术特征基本一致,为专利不可替代的部分。自此,原告完成初步举证,可以推定被告主要利用原告未公开技术完成了诉争专利。被告辩称他们是依据公知技术完成专利发明的,但证据未被法院采信,最终法院判决诉争专利为职务发明,归原告所有。

  本案没有涉及雇主的物质贡献,但物质贡献不像未公开技术那样的天然具有不可替代性,故证明标准应当更严。

 

上一篇:企业如何保护商业秘密 下一篇:签订竞业限制协议应以劳动者知晓商业秘密为前提